Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Tescilli markasına tecavüz edilen marka sahibi, yetkili mahkemelerde hukuk davası açarak SMK m. 149’da sayılan talepleri, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı ileri sürebilecektir. Marka tecavüzünü oluşturan durumlar ile ileri sürülebilecek ve tecavüz fiiline karşı açılabilecek davalar için detaylı bilgiye, bir başka yazımız olan “Marka Tecavüzüne Genel Bir Bakış” isimli yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Biz de bu yazımızda, marka sahibinin marka hakkından doğan haklarına tecavüz edilmesi sonucu SMK kapsamında açılabilecek olan maddi, manevi ve itibari tazminat davalarında, tazminat hesabının ne şekilde yapılacağına değineceğiz.
I. Maddi Tazminat
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, SMK m. 150/1 uyarınca tecavüz fiilini işleyen kişiden uğramış olduğu zararın tazminini isteyebilecektir. SMK m. 151/1 uyarınca, maddi tazminat kapsamındaki zarar, hem gerçekleştirilen tecavüz eylemi sonucu oluşan “fiili zarar”ı hem de marka hakkı sahibinin gerçekleşen eylem neticesinde “yoksun kalınan kazanç”ı içermektedir.
1. Fiili Zarar
Fiili zarar, marka hakkına tecavüz sebebiyle marka hakkı sahibinin malvarlığında (aktifinde eksilme ya da pasifinde artma) gelen doğrudan azalmadır. Fiili zararın hesaplanmasında Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanacaktır. Marka tecavüzü durumunda, tecavüz fiilinin gerçekleştiğinin tespiti ve bunun kanıtlanması için yapılan delil toplama giderleri, tecavüz fiili sonucu oluşan durumu gidermek adına marka sahibi tarafından yapılan reklam giderleri gibi ek giderler fiili zarara dâhil edilebilecektir.[1]
2. Yoksun Kalınan Kazanç
SMK m. 151’de marka hakkına tecavüz halinde yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına ilişkin usuller düzenlenmiş vaziyettedir. Bu usuller şu şekildedir:
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.
Belirtmek isteriz ki, SMK m.151, marka hakkı sahibine seçimlik bir hak tanımış olup maddede belirtilen maddi tazminat hesaplanmasına ilişkin yöntemlerden birini seçmek zorundadır ve bundan başka bir yöntemle yoksun kalınan kazancın hesaplanmasını isteyememektedir.[2] Bu kapsamda, uğranılan zarara ilişkin tutarın ispatlanabilmesi için her bir uyuşmazlık ayrı ayrı değerlendirilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden hangisi daha etkin ve kolay bir tazminatın hesaplanmasında kullanılabilecekse, o yöntem seçilmelidir.
a) Muhtemel Gelir
SMK m.151/2(a) uyarınca fikri mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelire göre tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Söz konusu tazminat hesaplaması yapılırken hak sahibinin markasını kullanması yoluyla ne kadar gelir elde edebileceği dikkate alınmaktadır. Muhtemel gelire ilişkin tazminat hesaplaması yapılırken hak sahibinin ticari kayıt ve defterleri, ticari faaliyetinin hacmi, markasal değer gibi unsurlar üzerinde bilirkişi tarafından detaylı bir inceleme yapılmaktadır.[3]Bu inceleme yapılırken kar oranları, eski yıllara oranla kardaki artış gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur. Ancak, yapılan bu hesaplama yalnızca markanın kullanılması yoluyla elde edilecek muhtemel kazanca ilişkin olduğundan, markanın kullanılması dışında elde edilen gelir kalemlerinin hesaplamaya alınmaması gerekmektedir.[4] Yani, yalnızca dava konusu markalı ürün ya da hizmetin cinsi ile ilgili olmak üzere, markalı mal satışlarından elde edilebilecek gelir hesaplanmaktadır.[5] Bu gelir ise, tecavüz fiilinin gerçekleştiği veya devam ettiği süreye ilişkin olarak hesaplanacaktır.
b) Elde Edilen Net Kazanç
SMK m.151/2(b) uyarınca hak sahibi, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazancı talep edebilmektedir. Tecavüz edenin elde ettiği net kazancının hesaplanmasında, hak sahibinin markayı kullanıp kullanmadığı, bu markayı kullanarak elde ettiği kazanç, kar oranları gibi etkenler önem taşımamaktadır. Muhtemel gelirin hesaplanmasında marka hakkı sahibinin ticari defter ve kayıtlarına bakılarak bilirkişi incelemesi yapılırken, net kazancın hesaplanmasında tecavüz edenin ticari defter ve kayıtları incelenmektedir. Ayrıca, tecavüz edenin ticari faaliyetinin boyutunun belirlenmesi açısından, markalı ürünlerden ne kadar üretildiği, ne kadar sipariş alındığı yahut satış yapıldığı ve maliyetler çıkarıldıktan sonraki satış fiyatı değerlendirilecektir. Kayıt dışılık nedeniyle tecavüz edenin satış rakamlarının tespit edilememesi hallerinde, somut olayın özelliklerine göre “minimum üretim” varsayımından hareketle sonuca ulaşılması mümkün olabilmektedir.[6]
c) Lisans Örneklemesi
Doktrinde “lisans örneklemesi” olarak adlandırılan bu yöntemde ise, SMK m.151/2(c) uyarınca varsayımsal bir lisans sözleşmesinden yola çıkarak markaya ilişkin gerçek bir lisans sözleşmesi yapılmış olsaydı ödenmesi gerekecek lisans bedeline göre hesap yapılmaktadır. Varsayımsal lisans sözleşmesi, emsal lisans bedelleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.[7] Bu yöntem ile hak sahibine ispat bakımından bir kolaylık sağlanmış olup muhtemel gelirin hesaplanmasındaki gibi ispat yükümlülüğü getirilmemiştir. Bu yönteme göre yoksun kalınan kazanç miktarının belirlenebilmesi için emsal araştırması yapılması ve objektif bir lisans bedelinin belirlenmesi gerekmektedir.[8] Lisans örneklemesine göre yapılacak hesaplamada ise söz konusu markanın hak sahibinin işletmesinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre hesaplamada, markanın tanınmışlığı, verdiği lisanssın münhasır olup olmadığı, lisans sayısı gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Uygulamada da, marka hakkı sahibinden örnek bir lisans sözleşmesi istenerek bilirkişilerce bu sözleşme ve ele geçeni tespit edilen ürün miktarı veya hizmetin nitelik ve süresi dikkate alınarak, ayrıca hak sahibinin geçmiş yıllardaki ticari performansı da hesaplanarak bir lisans bedeli belirlenmektedir.[9]
II. Manevi Tazminat
SMK m.149/1(ç) ve 150 uyarınca manevi tazminat, markanın haksız kullanılması veya markanın itibarının zedelenmesi sonucu hak sahibinin ticari hayattaki tanınmışlığı, faaliyetleri sonucu ulaştığı kalitesi, imajı ve kendisine duyulan güvenin sarsılması nedeniyle, hak sahibinin ticari ve kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçlar sebebiyle istenmektedir. [10] Ayrıca, TTK m.56 uyarınca marka hakkına tecavüz halinde haksız rekabet de oluşabileceğinden manevi tazminat talep edilebilmektedir.
Manevi tazminata ilişkin tutarın belirlenmesi hâkimin takdir yetkisindedir. Ancak, tazminatın hesaplanmasında, hak sahibinin ticari hayattaki tanınmışlığı, faaliyetleri sonucu ulaştığı kalitesi, imajı ve kendisine duyulan güvenin sarsılması nedeniyle, hak sahibinin ticari ve kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların yanı sıra, tecavüz fiilinin gerçekleştirilme şekli, tecavüzün gerçekleştiği süre, tarafların ekonomik ve sosyal konum ve durumları da dikkate alınmaktadır.
III. İtibar Tazminatı
SMK m.150/2 uyarınca, marka hakkına tecavüz halinde maddi ve manevi tazminatın yanı sıra ayrıca itibar tazminatı da talep edilebilmektedir. İlgili madde uyarınca, marka hakkına tecavüz durumunda hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda hak sahibi, fiili zarar, yoksun kalınan kazanç ve manevi tazminatın yanı sıra itibar tazminatı isteyebilmektedir. İtibar tazminatında işletmenin itibarında değil, markanın itibarında meydana gelen zararın giderilmesi amaçlanmaktadır. Burada marka sahibinin, marka hakkında uzun yıllar çeşitli promosyon ve reklam çalışmalarıyla inşa ettiği kalite ve güven imajı ile marka değerinin ve dolayısıyla marka itibarının zarar görmesi durumu söz konusudur. İtibar tazminatı ile de zarara uğrayan bu marka itibarının onarılması hedeflenmektedir.[11] Bu yüzden, markanın önceden oluşmuş imaj ve güven hasarının onarılması için gerekli ilan, reklam ve kampanya maliyetleri dahil birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.[12] İtibar tazminatının hesaplamasında toplumda markanın ulaşmış olduğu tanınmışlık, saygınlık düzeyi, faaliyet göstermekte olduğu sektöre ait müşteri kesimi dikkate alınmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
Doğukan Berk Aksoy, LL.M.
Avukat | Marka Vekili | Patent Vekili
T: +90 312 969 09 63
Evren Fırat Göklü
Avukat | Marka Vekili
Tuana Özbal
Stajyer Avukat
[1] Uğur Çolak “Türk Marka Hukuku”, On İki Levha Yayıncılık, Baskı, İstanbul Ocak 2023, s. 1010. [2] Kemal Atasoy, “Marka Hakkında Tecavüzde Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması” Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, No: 1, 2015, s. 24-49. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/56711/791740> son erişim tarihi: 13.07.2023. [3] Çolak, s.1028. [4] Mustafa Öksüz, “Marka Hakkına Tecavüzün Sonuçları” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, No: 156, 2021, s. 301-399. <http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2021-156-2003> son erişim tarihi: 13.07.2023. [5] Çolak s.1029. [6] Çolak s. 1034. [7] Öksüz, s.316. [8] Atasoy, s.41. [9] Çolak, s. 1040. [10] Cahit Suluk, Rauf Karasu, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.420-421. [11] Çolak, s. 1066. [12] Bilge Aytuğar, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hakkına Tecavüzden Doğan İtibar Kaybı Tazminatı.” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:11, No:1, 2020, s. 110-125. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/51603/681480> son erişim tarihi: 13.07.2023.